隆安律师事务所 徐家力

如何成熟和完善专利代理制度是我国知识产权界广为关注的热点问题之一。值此国家知识产权局拟修改《专利代理条例》之际，笔者特研究了美国的专利代理制度，特别是关于专利代理人和专利律师的有关规定，以期就适合我国国情之处加以借鉴，为我所用。

一、美国的专利主管机构——美国专利商标局

美国专利商标局（USPTO）是美国专利事务的主管机构。它是美国商务部下的一个机构，是依据美国国会制订的法律创建的，其有权代表政府核发专利。美国专利商标局的主要职能包括审查专利申请并决定申请人是否有权依法取得专利、公告已核准的专利、登记专利的转移和转让、设置检索室供公众查阅已核准的专利及各种登记资料、提供专利代理人和专利律师数据以供公众检索选择等。此外，专利商标局还有权制定和执行包括专利代理制度和专利代理人资格审查在内的法律法规和行业规章等。但是，专利商标局对于专利的侵害和执行问题不具有管辖权。

二、从事专利代理业务的主体

在美国，发明人可以自己依法向商标专利局提出专利权的申请，也可以委托专利代理人或专利律师行使权利。专利代理人和专利律师在取得专利代理资格后都可以从事专利代理事务，他们被统称为专利业务从业者。

根据《美国专利条例》第10章的有关规定，任何美国公民只要具备律师资格并满足该章规定的要求，都可以被登记为专利律师，并在专利商标局面前代表发明人从事专利业务；即使没有律师资格，只要满足了该条例关于专利代理的有关规定的，也可以被登记为专利代理人，在专利商标局面前从业。此外，在适当条件下，外国人如果在美国持续居住，在不违背有关条款的前提下，也可以被专利商标局登记为专利代理人。

美国专利商标局依法有权授予专利代理人和专利律师在商标专利局行使权利的资格，并制定相应行业法规和规章加以管理和约束。所有被商标专利局承认的专利代理人和专利律师都必须在商标专利局登记注册。未经承认并注册的任何组织和个人都不得在商标专利局从事专利事务。即使有未经登记的个人和组织在专利检索及发明营销和拓展方面提供专利服务，但他们不能在专利商标局面前代表发明人。他们不受专利商标局规范的约束，而专利商标局也不能协助发明人与他们进行交涉。

此外，美国商标专利局只审查专利代理人和专利律师主体资格，并不要求必须设立专门的专利代理机构或专利律师事务所。专利商标局也没有对专利代理机构和专利律师事务所的规模和组成人员的资格作出明确限制，也未规定专利代理人必须在专利代理机构工作或专利律师必须在律师事务所执业。只要主体适格，就可以在专利商标局面前代理发明人处理专利事务。发明人在专利商标局的网站上，只要通过探索即可查到所有在专利商标局登记注册的专利代理人和代理律师的信息，并可以根据自己的实际需要任意选择合适的专利代理人或专利律师。

三、专利代理资格的取得

专利代理人和专利律师欲取得专利代理资格，必须满足如下条件：

1.专利代理人和专利律师必须在美国专利商标局登记注册。专利商标局保存并向公众提供所有有资格在专利商标局面前代表专利申请人从事专利事务的专利代理人和专利律师名单。《美国专利条例》明确规定，只有被赋予专利资格并在专利商标局登记注册的个人才有权在专利商标局从事专利代理业务。除此之外的任何个人均不能代理专利申请人从事商标业务。

2.专利代理人和专利律师必须通过联邦统一的专利资格考试。考试的内容除了专利事务的专业知识和处理问题的能力，还很注重考生的道德品质和社会声誉。考试的难度比律师资格考试还要高，通过率很低。除了通过考试，专利代理人和专利律师还必须承诺为发明人保守商业秘密，不得利用他所获悉的当事人的发明信息谋取个人利益，除非是出于更加有效维护当事人的利益需要，不得向任何人透露商业秘密。

3.专利代理人和专利律师必须具有理工科专业背景，并取得工程或物理学专科以上学历或同等学历。这是由专利事务的特殊性决定的。因为每一项欲申请专利的发明创造都或多或少地包含有技术成分，专利代理人或专利律师能否正确理解专利的内容是能否顺利申请专利的关键。除了满足学历要求，工作经验也是重要参考条件之一。只有通过丰富的实践工作，专利代理人和专利律师才能更快更准确地理解专利的内容，从而为当事人提供有效的法律服务。

4.对专利律师的特殊要求。除了上述条件外，专利律师还必须从国家认可的正规法学院毕业并获得法学学历，并且通过所在州的律师资格考试和相应的职业道德考试，即具备取得律师资格的基本条件。此外，还要考查专利律师的执业经历，并由各州的律师协会提供该专利律师的司法实践证明。此外，律师协会还要求专利律师不断提高自己，通过参加各种研讨会和论坛等了解专利法律发展的最新动态。

四、专利代理人和专利律师职能的异同

1.专利代理人和专利律师在职能上的主要区别。

根据《美国专利条例》规定，美国专利商标局网站公布的“美国专利须知”规定，就准备专利的申请和进行专利商标局正常工作的程序而言，专利代理人和专利律师通常具备同样的资格，惟一不同的是，专利代理人不得在法院进行诉讼或从事各种地方管辖机关认为是实践法律的服务。

“专利代理人不得从事各种地方管辖机关认为是实践法律的服务”的含义是指：如果某个州的政府认为起草合同是一种实践法律的行为，那么该州的专利代理人则不能起草与专利有关的合同，包括专利转让合同及专利授权合同等。尽管在理论上，美国的某些州对于专利代理人起草专利合同确实存在这样的限制，然而，就当前在实践来看，美国的50个州尚没有哪一个州有明确的法律或条例专门限制这种实践行为，而且自1963年佛罗里达州在美国最高法院败诉以后，美国没有一个州在这一问题上获得成功。有些人认为，有些州有可能对专利代理机构起草专利合同加以约束，并且有些限制规则在不违背现行法律的前提下能够得以确认；而其他人则认为，这样的规则是不可能的。

也有网站公布的关于专利代理的信息在语言表述上有所不同，但实质并无大异。例如，专利代理人是指被赋予了专利代理资格、在美国专利商标局面前实践法律的人。就专利事务而言，专利代理人和专利律师具有同样的资格。他们都被称为专利实践者。所不同的是，专利律师同时还取得了在其所在州的法庭上代理当事人参与诉讼的资格。

2.专利代理人的特点。

具体来说，专利代理人可以从事的业务包括专利的申请、专利的维护、提供专利法律咨询、参与专利纠纷的调解和仲裁等。专利代理人通常提供处理专利的转让并报专利商标局备案的服务，但也会涉及其他的专利事务。例如，很多发明人并不确定他们的发明所有者是谁，对于专利的法律概念存在很多误解。专利代理人可以向他们提供各种各样的帮助，包括就该项发明申请专利的可行性等。此外，除了一般的提供专利法律建议而言，专利代理人有时候也需要向当事人提供专利侵权方面的法律意见。当当事人收到一项侵犯专利权的起诉时，当事人通常需要就专利的有效性以及产品是否构成侵权得到可靠的意见。否则，如果被美国的法院认定为故意侵权，当事人有可能承担3倍的赔偿责任。

从某种程度上说，由于专利代理人不能出庭从事专利诉讼业务，较专利律师的从业范围相对狭窄，这就要求专利代理人通常具有比专利律师更为专业的理工科教育背景和相关工作经验，因此专利代理人在处理专利申请等一般专利事务上，往往能够提供更高质量的服务。而且，聘请专利代理人的费用比聘请专利律师的费用也要低得多。

3.专利律师的特点。

专利律师除了要具有理工科知识等处理专利事务的必备本领外，还须接受过正规法学院校的系统法学教育，十分熟悉诉讼程序和案例法以及处理专利纠纷的技巧等。专利律师可以在诉讼中代理专利发明人对专利侵权人提起诉讼或为发明人起草向生产厂家转让专利的协议。在涉及专利侵权案件时，专利律师往往能凭借丰富的诉讼经验和法律知识充分维护当事人的合法权益。在起草专利合同时，专利律师也能够充分考虑和预见将来有可能发生的争议和纠纷，从而设法回避各种各样的陷阱。此外，值得一提的是，参与专利诉讼的律师不一定要是专利律师，只要有律师从业资格即可。

五、美国商标代理制度简介

除了办理专利事务，美国专利商标局的另一主要职能是办理商标事务。为研究美国的专利代理制度，有必要了解一下美国的商标代理制度，针对商标和专利事务的不同特点理解专利代理制度的理论基础，从而对专利代理制度的立法意图有更进一步的了解。

首先，美国律师可以代理商标事务，无须取得商标代理资格，也无须事先在专利商标局登记注册。

根据美国专利条例的规定，商标申请人可以自己向专利商标局提出申请，也可以委托律师代理商标事务。与专利代理制度不同，代理商标事务不用取得特殊的资格及商标代理资格，即在美国没有专门的商标代理人和商标代理机构的说法。美国律师只要接受当事人的委托即可代理商标事务，无须事先在商标专利局登记注册。律师可办理的专利方面的具体业务包括商标申请、维护、转让或许可、法律咨询、调解、仲裁、诉讼等。

其次，没有律师资格的个人不能代理商标事务。即使提供的与商标有关的服务只涉及商标的申请、咨询、转让和授权使用，而不涉及诉讼，也不得在专利商标局面前从事商标代理业务。

此外，依据《美国商标法》的规定，1957年1月1日以前已经依法注册的商标代理人仍然可以凭商标代理资格证书继续从业，但由于实际上这类人已经基本没有了，所以，实际上只有律师可以代理他人从事商标事务。

由此可见，由于商标事务并不像专利事务那样，需要对代理人在理工科背景上有特殊的要求，因此《美国商标法》对于从事商标业务的人，并没有一个特殊的标准，也没有通过统一考试而授予商标代理人资格的制度。这种区别正是基于专利事务和商标事务本身对技术性要求的差别而产生的，可见对专利代理人建立资格考核审批制度是完全有必要的。既然不需要特殊的资格，对于商标事务，只要由律师代理当事人处理各项事务即可，无须建立其他的专利代理机构。从保护当事人利益角度，一般的律师完全可以胜任商标代理的业务，如另设专门的商标代理机构，不但没有必要，而且不便于管理。

六、我国专利代理制度简介及立法建议

目前，就正在起草的《专利代理条例》草案而言，争论的焦点主要集中在以下几个方面：

1.我国《专利代理条例》规定，只有专利代理人和专利代理机构才能从事专利代理事务，律师则不能从事除诉讼以外的专利代理制度。此规定与《律师法》有关规定存有冲突。

2.《律师法》是《专利代理条例》的上位法，在法律规定存在冲突的时候，后者应服从前者规定，因此，依据《律师法》，律师应该有权依法从事包括专利代理在内的所有法律事务。为了更好地保持两者的衔接，在文字表述上可以考虑在《专利代理条例》中取消对律师从事专利代理的限制，即律师同样可以从事专利代理事务。作为一个前提，专利代理人和专利代理机构必须通过考试、审批才能取得专利代理资格，而专利律师在取得专利代理资格后也可以从事专利代理法律事务。

3.《专利代理条例》对于专利代理人能否参与专利诉讼并无明确的限制。根据国外的普遍做法，建议在新条例中明确规定专利代理人、代理机构不得从事与专利相关的诉讼，只有律师有权利出庭参与诉讼。

由于专利代理人对于当事人的发明创造是否符合国家对于专利申请的实体和程序上的规定比较熟悉，而且对专利本身的技术成分理解比较透彻，能够很好地代理当事人顺利获得专利。但当专利纠纷进入到诉讼程序后，对于所涉及到的法律关系及程序，专利代理人、代理机构对法律的领悟以及诉讼技巧就远不及律师熟悉和专业。为了发挥律师特长和充分维护当事人的合法权益，建议规定必须由专业律师代理专利诉讼案件，专利代理人和专利代理机构则不得接受该类案件的委托。此外，这样的规定也有助于节约对于专利代理的管理成本。

4.对于专利代理机构和律师事务所的设立条件，《专利代理条例》第15条规定，合伙制专利代理机构应当有3名以上合伙人，有限责任制专利代理机构应当有5名以上的股东；律师事务所申请开办专利代理业务的，在该律师事务所执业的专职律师中应当有3名以上具有专利代理人资格。笔者认为，该种限制性规定并无必要，建议予以取消。

专利代理机构和律师事务所能否为专利申请人提供高水平的服务，并不完全取决于其规模大小和人数多少，关键是代理人的业务水平是否过硬。如果单纯限制规模，其结果只会阻碍小型专利代理机构的建立，乃至限制整个专利代理事业的发展，也不利于为专利申请人及专利当事人提供及时有效的服务以及更广泛的选择。

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