德恒律师事务所 倪晓红

一、“请求确认不侵权之诉”的现实意义

我国现行的知识产权保护制度为权利人提供了较广泛和完善的行政及司法救济手段，同时权利人还可以通过向对方或对方的经销商发警告函等方式指称对方侵权，来阻止对方的商品进入市场。

《知识产权法》在保护权利人排他性的专有权时，亦可以通过设定保护期限及“合理使用”等条款对专有权进行合理限制，以维护私权与公共利益的平衡。然而在程序法上，鲜有法律明确规定对被控涉嫌侵权方的法律救济。即使权利人滥用权利，被控侵权方一般也得等到权利人起诉后进行不侵权抗辩，或是等行政处罚决定做出后通过行政诉讼进行抗辩。如果权利人没有选择起诉，而是通过警告信或其他方式干扰被控侵权方的产品销售，被控侵权方更是处于一种极为被动的状态中，他们既不知对方何时起诉，也难以对自己的行为是否合法做出准确判断。这种权利的不确定状态无疑会对被控侵权方的合法经营造成损害。因此，被控侵权方迫切需要一种更为主动的、积极有效的救济方式，以在法律许可的范围内径直寻求最终裁决以争取尽快解决争议，最大程度限制权利人滥用权利的可能。“请求确认不侵权之诉”正是基于这样的需要而产生的被控侵权人维护自身利益的一种救济手段。

有人担心涉嫌侵权方提请“不侵权之诉”，是否可能使“侵权行为”暂时规避了必要的禁止或制裁，使权利人或公众的利益被进一步损害？对此，笔者以为不然：

（一）涉嫌侵权方提请“不侵权之诉”，须对其主张承担举证责任，实际上是将自己的行为直面法律的严肃裁决，这本身就是勇于承担法律责任的行为，如果行为人对确认不侵权没有迫切及现实的需要（潜在的被控侵权直接威胁合法经营并将使损失增大），以及没有法律依据和足够证据支持，一般不会也不可能主动起诉。相反，在侵权之诉中，某些权利人（可能还不是合法的权利人）却可能利用起诉达到某种威慑或作为市场竞争策略的辅助，而后再撤诉，实际的真正目的并不在于法律裁决。

（二）涉嫌侵权方提请“不侵权之诉”后，如继续进行争议的涉嫌侵权行为，一则涉嫌侵权方将直接承担一旦败诉后其侵权行为的法律责任，二则权利人可即提请侵权之诉（包括请求停止侵权、赔偿损失等），并可通过申请诉前禁令或证据保全、财产保全等救济措施使争议的侵权行为得到有效控制。如法院认定构成侵权，则权利人可直接得到赔偿损失的救济。权利人不采取该些措施，则自行对其不作为行为的可能不利后果承担风险。从这点上讲，“不侵权之诉”反倒有利于促使权利人依法行使权利。

（三）如法院经审查认定构成侵权的，根据最高院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，法院有权予以民事制裁。司法机关如未予以民事制裁，行政机关可对生效判决确认的侵权行为行使行政处罚权。因此，并不会使侵权行为逃避法律制裁。

被控侵权方主动提请“不侵权之诉”，不仅不可能使真正的侵权行为规避法律责任，相反却是对法律的尊重和维护。我们在多数的知识产权侵权案中，都可以看到权利人起诉时称侵权人对其主张的权利及要求侵权不理不睬，事实上，其中不乏存在被侵权人因不能确知权利人是否存在合法权利、自己是否构成侵权等原因，而只能等权利主张人起诉再行抗辩。因此，笔者认为，被控侵权人主动提请“请求确认不侵权”之诉，对于依法有效解决知识产权纠纷具有重要的意义，可以避免权利人滥用权利而阻碍合法的知识创新、传播及正当的市场竞争，应当作为被控侵权人的合法救济手段得到肯定。

二、“请求确认不侵权之诉”在我国的实践

尽管我国现行的民事诉讼法律中还没有对于“不侵权之诉”的明确规定，但是近两年来已在专利及商标侵权纠纷领域有相关的司法实践。

案一：2001年，苏州龙宝生物工程实业公司向江苏省高院起诉苏州朗力福保健品公司，请求确认不侵犯专利权，对此，最高院于2002年7月12日作出批复：“依据《民事诉讼法》第108条和第111条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福保健品公司向销售原告龙宝生物工程实业公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理”。批复中并确认此类案件以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由。该案以调解结案。

案二：2003年，笔者代理中国社会科学出版社就英国费德里克·沃恩公司投诉该社出版的“彼得兔系列图书”侵犯其注册商标权争议，以沃恩公司为被告，向北京一中院提起“请求确认不侵犯商标权”诉讼。沃恩公司提出“法院受理管辖异议”，但北京一中院及北京高院在二审中均予以驳回。北京高院在二审裁定书中认为：“确认不侵权的诉讼请求，就其内容实质上是对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵犯而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的相关法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此，确认不侵权之诉属于民事侵权纠纷，此种案件的管辖问题，亦适用《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的有关法律规定和司法解释。”

案三：2003年10月，石家庄市中院立案受理石家庄双环汽车股份有限公司（下称双环）诉本田技研工业株式会社（下称本田）确认不侵犯汽车外观专利权纠纷案；北京高院同年11月立案受理本田诉双环、北京旭阳恒兴经贸公司专利侵权纠纷案。对于该两案的管辖权问题最高院于2004年6月24日作出答复：“一、确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第29条的规定确定地域管辖。涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。”

最高院在2003年10月“《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》的会议讨论稿”（下简称“最高院2003专利会议稿”）中第62条就“确认不侵权诉讼”作了如下阐述：“正在或者准备制造某种产品或者使用某种方法的人，请求专利权人确认其行为不构成或者不会构成专利侵权，并且以合理的方式提供了确认所需的技术资料和信息，但专利权人在合理期限内未作答复或者拒绝确认不侵犯其专利权的，可以向人民法院起诉，请求确认其行为并不构成或者不会构成对专利权的侵犯。专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的，被警告人可以向人民法院起诉，请求确认不侵犯专利权。专利权人或者其利害关系人的警告行为侵犯被警告人的其他权利的，被警告人可以一并向人民法院请求判令警告人停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉。在前两款规定情形下，专利权人及其利害关系人可以提出反诉，请求确认本诉原告已经构成专利侵权并承担民事责任。”

三、“请求确认不侵权之诉”的法律依据

上述可见，我国现有的司法实践已确认“请求确认不侵权之诉”实质仍是民事侵权纠纷诉讼，其起诉及受理适用《民事诉讼法》。

（一）“不侵权之诉”的当事人。“不侵权之诉”中原告应是《知识产权法》中规定的可能承担侵权责任的当事方，且实施了被指称构成侵权的某种行为。在侵权之诉中适格的被告，都可以作为原告提请“不侵权之诉”。“不侵权之诉”的被告应是争议的知识产权权利人或主张该知识产权的当事方，该方应是确定的，非未知的可能权利人。但该当事方与涉及的知识产权权利间的法律状态及所涉争议的使用行为间的关系无须是确定的。其理由是，在现实中，原告可能明确知道该被告为其主张的知识产权的合法权利人，也可能无法知道该方是否合法享有其主张的权利，笔者认为原告起诉时仅须证明被告向其主张权利，或被告是注册登记的权利人，而无须证明被告与其主张的权利间的法律状态是否真实有效，后者应由被告举证。其二，作为某一权利的权利人，是否一定须先有针对于某行为实施方的投诉行为或警告行为时，该实施方才能作为原告，而权利人才能成为被告？由于涉及知识产权的使用行为，可能是对专有权的“合理使用”，也可能是对不同权利的不同使用，应当允许行为实施人为明确自己即将行使或已经行使的行为侵犯他方权利，以减少损失或法律风险，而请求所涉相关权利的权利人确认其不侵权，在该权利人不予确认时，可以该权利人为被告，提请法院确认侵权。前文引述的“最高院2003专利会议稿”对此持肯定观点。

（二）“不侵权之诉”中的诉讼请求。正如侵权诉讼中须明确具体的侵权行为及相应请求法院责令承担的民事责任一样，在不侵权之诉中亦同样须明确请求确认哪一（或哪些）行为不侵权，及不侵犯的具体权利。在笔者代理“彼得兔案”实践中，原告是因被告向工商机关投诉指称其在12个方面构成侵权，因此原告起诉时就针对被告投诉文件中所主张的权利及指称的侵权行为，一一请求法院确认不侵权。但被告在开庭时否认曾主张的10个方面，并据此反说原告滥诉。对此，笔者认为原告的诉讼请求并无不当，且是必要的。因为，在被告未明确放弃其原指控侵权或明确确认原告的该些行为不构成侵权时，相应行为的法律风险仍未排除。而在不侵权之诉审理中，对诉讼请求的放弃或变更应是原告的权利，除非被告明确确认原告的某（些）行为不侵权，原告可以也才能放弃相应的诉讼请求，否则原告完全有权请求法庭做出确认裁决，被告无权以“否认争议存在”而要求驳回原告诉求。

除请求确认不侵权之诉求外，对于被告（权利主张人）滥用权利，对外公开或向原告特定的交易对方或合作方指称其侵权，申请行政机关查封扣押涉嫌侵权产品，而致原告合法行为受到严重干扰，并造成原告的实际损失（包括失去交易机会，或失去最佳交易时机，或名誉受损，或原告为恢复受干扰的行为或消除不利影响而增加额外投入），原告是否应得到相应的合理救济，是否可以在“不侵权之诉”中请求法院责令滥用权利一方排除妨碍、消除影响、恢复名誉和赔偿损失，还是只能通过另案（如以反不正当竞争，侵犯名誉权等）起诉？我国现行的有关诉前禁止令的法律条款及司法解释，规定了“申请人应当提供担保”，及“申请人不起诉或申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在侵权诉讼中提出损害赔偿请求，人民法院可以一并审理”。这些规定旨在避免权利人滥用权利。基于同样的目的，“不侵权之诉”应有必要给予原告前述请求救济的权利，但适用的条件应是明确和严格的，应仅限于有证据证明被告滥用权利且确已给原告造成了实际损失的情况，以避免限制权利人善意主张权利行为。“最高院2003专利会议稿”的意见是：“专利权人或者其利害关系人的警告行为侵犯被告人的其他权利的，被警告人可以一并向人民法院请求判令警告人停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉。”

（三）诉请确认不侵权的“事实与理由”。

争议应是明确的，争议所针对的行为应是具体的、明确的。对于因权利人以警告信方式主张权利，被警告侵权人起诉请求确认不侵权的情况，一般容易被接受，但是否仅限于此呢？在彼得兔案中，被告认为其向工商机关投诉，是行使其正当权利，其未向原告“不当地发警告函”，因此“双方不存在争议”，原告提起不侵权之诉是滥诉！对此，笔者认为被告存在两个根本的错误，首先，原告请求确认不侵权之诉，仅是请求确认自己的行为不侵犯他人权利，考证的是原告的行为是否违法，其行为不违法，可能是因为被告的权利不存在，也可能其行为不落入被告专有权的保护范围内。原告不须以被告主张权利的方式是否合法为前提。其次，被告采取向工商机关投诉原告侵权，其主张是明确的，同时明确提出了制裁措施，这比当事双方信函警告更为严厉，争议已然发生。原告在工商机关未做出行政决定前提请享有终裁权的法院对是否构成侵权进行审理裁决，并无不当。

    对原告请求确认不侵权的行为是否要求已实施或正在实施，原告是否可以对其即将要实施的行为请求确认不侵权呢？如某生产厂家拟新上市一商品，为此委托设计印制了商品标识、外包装，突有一方称该包装中使用了其享有著作权的作品，要求该厂家向其支付许可使用费，否则将构成侵权，这使该厂家处于潜在的被控侵权之地。在这种情况下无论从法律风险还是从经营风险考虑，都有对其将要实施的使用行为是否构成侵权寻求法律裁决的需要，而且从尽早避免侵权从而减少无意义的资源浪费上讲也是有益的，因此，笔者认为应允许对即将实施的行为请求法院确认不侵权。对此“最高院2003专利会议稿”中亦是认为可以起诉。

    起诉时，被告向原告主张权利的信函、公开声明、投诉记录等应是可以证明争议的确实存在。目前权利人主张权利的另一种较常用的办法，是在媒体上发布公开的权利及警告侵权的声明，公开声明中并未明确点名涉嫌侵权方。而与这类公开声明所指侵权行为的直接利害关系方，是否可以依此提起“不侵权之诉”？笔者认为，应是可以的。

（四）管辖。

前文介绍的3个案例，受理法院及最高院均确认不侵权之诉完全适用知识产权侵权案的管辖原则。具体的管辖法律依据包括《民事诉讼法》第29条和第243条、《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条和第6条，《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条、第4条和第5条；《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2条、第5条和第6条等。

笔者认为，在完善对知识产权人的权利保护司法救济程序的同时，有必要对被控侵权人寻求法律救济的可能程序及实施条件进行深入探讨，并在相应的程序法中予以明确。　

推荐给好友