徐静 金杜律师事务所

一、案情简介

　　原告三菱铅笔株式会社获得涂改笔外观设计专利授权，产品分类为1902。原告发现被告上海真彩文具有限公司生产的圆珠笔，其外观设计与其专利近似，诉至法院。经北京市第二中级人民法院(1)和北京市高级人民法院(2)两级法院审理，均认为圆珠笔和涂改笔属于不相近似类别，不构成侵权。

二、案情评述

　　从本案的审理结果来看，尽管依据中国目前的司法实践审查原则，外观设计专利国际分类对于判断产品类别仅具有参考作用，但在具体案件中，突破该分类确定产品近似仍具有相当的难度。

　　1. 中国外观设计专利分类原则

　　在《专利审查指南》(3)中明确规定，在确定产品的类别时，可以参考产品的名称，国际外观设计分类表以及产品货架分类，但是应当以产品的用途为准。

　　在司法实践中，法院秉承的判断原则与国家知识产权局相同，即以产品用途为准，国际外观设计分类(4)仅为参照。

　　2. 三菱铅笔案中反映出的类别判断问题

　　三菱铅笔株式会社系在1902类即办公设备类别中就涂改笔产品享有外观设计专利。而被控侵权产品是圆珠笔，在外观设计国际分类中属于1906类即书写工具。二者尽管类别不同，但结合本案实际情况，有如下因素可以支持二者属于相近似类别：

(1)国家知识产权局已有的7项涂改笔外观设计专利授权中，4项属于1902类，3项属于1906类，可见，对于涂改笔这种产品，其类别归属本就存在事实的交叉；

(2)被告提出的无效宣告请求引用的在先设计文件也都是圆珠笔的设计，可见被告亦认可涂改笔和圆珠笔属于近似类别产品；

(3)圆珠笔和涂改笔通常置于同一柜台进行销售，在销售实践和消费习惯中，也通产认为二者是同类或者近似类别产品。

(4)圆珠笔和涂改笔都是内部注满液体（涂改液/墨水）使用并留下痕迹的工具，二者本质上的用途相同。

　　尽管有上述种种因素，法院依然做出了二者不属于近似类别产品的决定。

　　3. 司法实践对于类别问题的考虑

　　三菱铅笔案以及数年前的索尼与步步高外观设计专利无效案(5)，无不反映出中国目前司法实践中，仍然十分重视外观设计专利国际分类在判断产品类别中的作用，在个案中突破该分类，存在较大困难。法院重视外观设计专利国际分类的原因在于：

(1)外观设计专利分类由当事人在申请时指定，反映了当事人的保护意愿，以此确定当事人的权利范围是恰当的；

(2)外观设计专利分类具有一定的公示意义，可以使社会公众明确某一具体外观设计的权利界限以及具体应用产品的范围。如果较多地突破该分类，则不利于指导社会公众的行为。

　　结合目前的司法实践，笔者认为权利人在申请外观设计专利时，对类别的选择应当格外关注。对于具有多种用途，以及存在产品性质本身可能跨类别的重要产品，可以考虑多类别申请进行保护，以扩大专利的保护范围 。

(1)北京市第二中级人民法于2006年6月15日作出一审判决。

(2) 北京市高级人民法院于2006年12月20日作出二审判决。

(3) 国家知识产权局第38号令，自2006年7月1日开始施行。

(4) 国际外观设计分类依据世界知识产权组织1968年10月8日签订于洛迦诺的《建立工业品外观设计国际分类 洛迦诺协定》设立。

(5) 2000年11月24日，日本索尼电脑娱乐公司（SEC）向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求、认为步步高公司的VCD外观设计专利与索尼拥有的“游戏站(PS)”外观设计专利相近似，北京市第1中级人民法院采纳了索尼公司的意见，于2001年9月5日作出宣告步步高公司专利无效的行政决定。

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